月度信息分析公示（2019年2月）

2019-03-19 00:00:00　来源：

　浅谈企业商标被“撤三”的应对措施

　　近日，某企业发现竞争对手以“注册商标无正当理由连续三年不使用”为由向商标局申请撤销其注册商标，面对凝聚多年心血、一直积极使用的商标可能被撤销，该企业不知所措，向维权中心咨询如何应对。本文就此问题进行简要分析，以期给企业提供有效建议，防范和化解正在使用中的注册商标被撤销的风险

　　一、商标“撤三”的概念

　　商标是企业形象和信誉的集中显示,而商标的生命在于使用，未经使用的商标无法实现商标的基本功能，即区分商品和服务来源的作用。基于此，我国商标法规定了注册商标连续三年不使用撤销的制度，俗称“撤三”，其立法目的在于激活商标资源，清理闲置商标。

　　根据我国《商标法》及其实施条例的规定，“撤三”是指注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

　　可见，企业成功注册商标后，并不是一劳永逸，而应该采取措施，防范和化解商标可能面临的被撤销的风险。

　　二、商标“撤三”的流程

　　根据《商标法》和《商标法实施条例》的规定，任何人在某商标注册公告之日起满三年后，都可以向商标局提交“撤三”申请，并交纳相关规费。

　　商标局收到“撤三”申请后，进行形式审查，对符合受理条件的申请予以受理，并向商标注册人发出《关于提供注册商标使用证明的通知》，要求商标注册人收到通知之日起2个月内向商标局提交自撤销申请日起算，三年内的使用证据材料;或说明不使用的正当理由。商标注册人收到通知后应在规定时间内向商标局提交使用证据材料。商标局对证据材料依法进行审查，将审查决定寄发双方当事人。如果当事人对商标局审查决定不服，可以向商标评审委员会提出复审申请，商标评审委员会将对该案进行复审，作出复审决定。当事人对复审决定不服的，可以向法院提起行政诉讼。

　　三、企业收集证据材料的种类和形式

　　应对商标撤销时，商标注册人提交的材料须证明企业在申请日前的三年内对注册商标进行了公开、真实、有效的使用。

　　《商标法》第48条对商标的使用形式进行了规定：将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

　　《商标审查和审理标准》(商标局、商标评审委员会2016年12月)中列举了使用证据的具体形式：

　　1.在商品上使用商标的行为包括：

　　(1)采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品外包装、标牌、介绍手册、价目表上等;

　　(2)商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括销售合同、发票、收据、报关单据等;

　　(3)商标在媒体、出版物、网站、广告牌进行的宣传;

　　(4)商标在在展会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料;

　　2.在服务上使用商标的行为包括：

　　(1)商标直接使用于服务场所及其他与指定服务相关的用品上;

　　(2)商标使用于和服务有联系的文件资料上，如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明等;

　　(3)商标在媒体、出版物、网站、广告牌进行的宣传;

　　(4)商标在在展会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料。

　　一般来说，商品商标核心使用证据种类主要包括商品交易文书和对应发票、收据等。其他能够证明商标使用的证据，比如宣传广告的证据等，商标注册人应尽量多收集和提交。证据形式应按照民事证据规则提供，原件或者经公证的复印件具有较强证明力。需要注意的是，商标注册人应根据实际情况留存原件，以便在商标评审委员会复审、法院诉讼等后续程序中再次提交证据材料。

　　四、证据材料需要证明的事实

　　因商标被撤销后商标权即灭失，注册人将无法使用该商标。因此，商标注册人在收到“撤三”提供使用证据通知后，应积极主动在规定时间内向商标局提交商标使用的证据材料，或者提交不使用正当理由的证据材料，以便争取对自己有利的审查结果。

　　那么企业收集证明材料应着重证明哪些事实呢?

　　根据《商标审查及审理标准》(商标局、商标评审委员会2016年12月)规定，用以证明系争商标不存在连续三年不使用的情形的证据材料，应当符合以下要求：

　　(1)能够显示出使用的系争商标标识;

　　(2)能够显示出系争商标使用在指定使用的商品/服务上;

　　(3)能够显示出系争商标的使用人，既包括商标注册人自己,也包括商标注册人许可的他人。如许可他人使用的，应当能够证明许可使用关系的存在;

　　(4)能够显示出系争商标的使用日期，且应当在自撤销申请之日起向前推算三年内;

　　(5)能够证明系争商标在《商标法》效力所及地域范围内的使用。

　　据此，我们归纳总结了以下要点，供企业在收集提交证据材料时参考。

　　(一)需要证明商标使用主体是商标注册人或者被许可人、授权使用人

　　撤三程序中所认可的商标使用人包括商标注册人和被许可人、授权使用人。需要注意的是，如果商标使用主体是被许可人或者授权使用人，组织证据材料中应包括商标注册人授权使用书或者许可合同等，以证明商标注册人与许可使用人、授权使用人之间关系。

　　(二)需要注意证据材料中商标使用的时间

　　商标注册人应按照通知的内容，证明在提出“撤三”申请日前的三年内的任意时间在指定商品和服务上对其注册商标进行了使用。

　　(三)使用证据材料应体现商标标志

　　商标注册人在生产经营活动中，出于交易习惯、追求效果美观或者企业经营所需等方面的原因，实际使用的标识往往与核准的标识之间存在差异。这种情况下，相关规定对商标标志把握有一个基本的标准，即：“实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用”(《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条)。

　　实践中，行政机关和司法机关对“细微差别”“显著特征”的把握尺度存在争议。一般情况下，注册商标在实际使用中存在字体、字母大小写、颜色以及繁简体之间的改变，通常会被认为属于“未改变其显著特征”，可以视为注册商标的使用。

　　需要注意的是，如果商标注册人有多个商标，实际使用的改变后的标志系直接指向了其自身的其他注册商标，则该使用行为可能并非系对诉争商标具有使用的意图，也就无法形成与诉争商标专用权的唯一对应关系。

　　(四)需要证明商标使用在被申请撤销的商品或服务上

　　商标注册人在生产经营活动中，源于商标注册时商品分类状况、经营中商业需求等原因，实际使用的商品可能与核定使用商品存在不一致的情况。行政机关和司法机关一般从商品或者服务的功能、用途、销售渠道、对象等方面是否相同或相似，联系是否紧密等方面进行判定。

　　目前，关于使用商品服务的相关规定和参考有：《商标审查及审理标准》中规定“商标注册人在核定使用的商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。商标注册人在核定使用商品之外的类似商品上使用其注册商标，不能视为对其注册商标的使用”;2016年5月北京市高院发布的《当前知识产权审判需要注意的法律问题》中指出：商标注册人在核定使用商品之外的类似商品上使用其注册商标，不能视为对其注册商标的使用;2018年3月北京市高院发布的《当前知识产权审判需要注意的法律问题》中指出：在“撤三”案件中，不要求商标专用权人必须在诉争商标核定使用的每个商品上均进行使用，只要商标专用权人能够证明在其核定使用的具体商品上进行了真实、合法地使用，在与该商品相类似的其他商品上亦可以维持商标专用权的有效。

　　从以上规定可以了解到：行政机关和司法机关如果对一个商品(服务)的使用予以认可，那么与之类似的商品(服务)也予以维持有效。例如在第5类商标中，如果注册人证明其在第0505组的杀虫剂类别进行了商标的使用，那么该组的除锈剂、农药也将予以维持有效。实践中，商标注册人需要注意证据材料中实际使用商品(服务)与核定使用商品(服务)是否具有同一性。

　　(五)需要证明商标是在商业活动中使用

　　通常情况下只有商品已进入市场流通领域才可能起到识别作用。因此，原则上以商业交易为目的，在市场流通领域中对商标的使用行为(如销售行为，广告行为等)，使相关公众能够基于注册商标标识区分提供商品或者服务的不同市场主体，才构成 “商标法意义上的使用行为”。未进入市场流通领域的商标使用行为(如产品检验报告上印制商标的行为、商标设计合同上印制商标的行为等)，则不属于“商标法意义上的使用行为”。

　　(六)不使用正当理由

　　《商标法实施条例》规定，正当理由包括不可抗力、因政府政策性限制停止使用的、因破产清算停止使用的、其他不可归责于商标注册人的正当事由。需要注意的是，如果商标注册人有不使用的正当理由，答辩时应该提供充分的证明材料。

　　五、商标日常使用中的工作建议

　　为了能有效保护注册商标，防止因连续三年未使用而遭到撤销，建议商标注册人在对商标进行管理和维护时，需注意以下几个方面[1]：

　　(一)企业经营地址发生变化时应及时向商标局提交地址变更申请，便于及时查收各种通知文件;

　　(二)日常经营的商业文书上能够显示出使用的商标标志、能够显示出商标使用的商品或服务项目、能够显示商标使用的时间;

　　(三)对户外广告宣传推广要及时注意归档留存，通常把广告宣传的合同、发票和广告载体进行整理装订，必要时可对其进行商标使用公证;

　　(四)有关的产品宣传册、宣传单张制作要及时更新，明确印刷日期，同时留存产品宣传册、宣传单张制作合同及对应发票;

　　(五)出具的有关商标使用业务的发票内容尽量要详细写明具体的合同编号、内容及付款性质，并需要与相关的合同内容相吻合;

　　(六)购买网站的竞价排名等服务产品，应在显著位置使用注册商标，并保留购买记录和对应发票;

　　(七)提供的展会参展证明包括参展展位的照片、产品照片以及展会参展费用对应的发票;

　　(八)企业务必完善商标品牌档案管理，留存有关文件的原件。