【案情】

　　某国外医疗器械生产企业A在中国拥有“一种医用阀”的发明专利，该专利权利要求采用了功能性限定的方式，即限定了当医疗设备（如针头）拔出时，与人体血管联通的医用阀的“液体腔由大变小从而产生向血管方向的正向液体流动”，从而实现防止血液回流的有益效果。国内某医疗器械生产企业B生产了能够实现上述效果的医用阀，从字面上落入了专利权利要求的保护范围，但其采用了和专利说明书所公开的多项实施例完全不同的结构。那么，B是否侵犯了A的专利权？

　　【要旨】

　　一般情况下，专利说明书中的具体实施方式不能用以限定专利权的保护范围，但是，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，在专利侵权判定中却应当以说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式确定专利权的保护范围。

　　【分析】

　　一、功能性特征的含义

　　功能性特征，是相对于结构性特征和步骤特征而言的概念，是指不以具体的部件结构、连接关系或者方法步骤、而仅以功能、作用或者所能达到的技术效果表述的技术特征。功能性特征有其存在的意义和价值。在某些特定的情形下，发明创造难以用结构性特征或步骤特征来加以描述，此时只能通过功能性特征的撰写方式来界定其保护边界。

　　然而，纯粹的功能性特征存在很大的弊端——反创新。一方面，记载在说明书中的发明人对于现有技术的贡献必然是具体的、下位的具体实施方式，在绝大多数的情况下，发明人不可能在申请专利时即创造出能够实现所述功能的所有技术方案。于此情形，给予权利人以与功能性特征字面含义相一致的保护，则很可能超出其对社会的贡献，由此不恰当地限缩了在后创新的空间，不恰当地限制了社会公众的自由，从根本上动摇专利制度鼓励创新的根本目的。另一方面，功能性特征在某些特定的情形下，属于“思想”的范畴，而其具体实现方式则属于“思想的表达”。避免权利人垄断“思想”，是促进工业发展和科学技术传播的根本要求。

　　正因如此，现行专利制度对功能性特征的撰写有一定的限制。《审查指南》规定[1]：“通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。”此外，专利法第二十六条第四款规定：“权利要求书应当以说明书为依据”，该规定要求权利要求在说明书基础上的概括不应当过宽，对功能性特征的撰写具有一定的限制作用。

　　然而，上述限制本身是有相当大的局限性的。首先，《审查指南》的上述规定仅是“倡导性规范”，而非“强制性规范”，因为坚持不恰当的功能性特征的撰写方式并非专利法实施细则第五十三条、第六十五条所规定的驳回或者无效理由之一。也就是说，当专利申请人可以采用结构性特征的撰写方式，但其为了扩大专利权保护范围，坚持采用功能性特征的撰写方式时，审查员并不能以此为由予以驳回，社会公众也不能请求宣告该专利权无效，上述规定仅具有“软约束”的效力。其次，《审查指南》允许发明人在说明书的基础上对权利要求作适当的概括，对于功能性特征而言，由于要求发明人在发明作出之时即穷尽所有能够实现所述功能或者效果的实现方式是不现实的，因此一般而言，只要发明人给出一定数量的实施方式、且本领域技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或者明显变型方式都可实现所述的功能或者效果，即可满足专利法第二十六条第四款的要求。

　　二、我国有关功能性特征保护范围的规定

　　为了解决功能性特征保护范围过大的问题，2009年颁布的最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条就侵犯专利权纠纷案件的适用作出了明确规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”。这一规定很好地平衡了专利权人和社会公众的利益。一方面将保护范围限定在专利权人已作出的发明贡献之内，避免了权利保护的绝对化，真正体现了“公开换保护”的专利公共政策，另一方面，通过等同原则又给予权利以适当的扩张。这一制度的政策导向性作用也是相当明确的，一方面，有利于鼓励专利申请人更多地采用结构性特征的撰写方式，以减少实施方式确定保护范围所带来的不确定性；另一方面，在专利申请人选择功能性特征的撰写方式时，又有利于鼓励专利申请人尽可能地创造、披露更多的具体实施方式，从而促进科学技术的发展和传播。

　　就本案而言，涉案专利属于典型的“纯粹”的功能性特征，其保护范围应当限于说明书和附图描述的具体实施方式及其等同的实施方式。虽然被控侵权产品的技术方案在字面上落入了涉案专利的保护范围，但由于其采用的技术手段不同于涉案专利说明书的具体实施方式，与涉案专利属于发明构思不同的技术方案，而且对于本领域技术人员而言，在不付出创造性劳动的情况下，并不能在本专利具体实施方式的基础上得到被控侵权产品的技术方案，因此二者也不构成等同，因此被控侵权的技术方案并不落入涉案专利的保护范围。

　　【提示】

　　权利要求的撰写在申请专利的过程中十分重要。好发明不等于好专利，发明创造做得好，但专利写得不好，同样无法得到有效的保护。功能性特征是专利权人或者专利申请人在撰写权利要求时可以采取的一项选择，但在选择以功能性特征的形式撰写权利要求时，需要注意以下几个问题。

　　1.功能性特征并不以其字面含义确定保护范围。

　　功能性特征并不以其字面含义确定保护范围，而是以说明书具体实施方式及其等同的实施方式确定保护范围，因此，功能性特征在日后发生侵权纠纷时，其保护范围并非如同其表面上看起来的那么大，在维权时，需要结合说明书具体实施方式判断被控侵权技术方案是否落入主张专利权的保护范围。

　　2.应当在说明书中披露尽可能多的实施例

　　由于在专利侵权判定中，对于功能性特征系以说明书具体实施方式及其等同的实施方式确定保护范围，因此在说明书中，实施例披露得越多，则日后权利的保护范围越大。在我国专利撰写实践中，长期存在着不重视实施例研究和描述的倾向，如果权利要求采用功能性特征的撰写方式，而说明书披露的实施例又过少，在日后发生纠纷时，很可能得出被告不侵权的结论，从而使得申请专利的目的落空。因此，在撰写说明书时，专利代理人和发明人应当共同努力，尽可能在说明书中写入更多的实施例。

　　对于后续研发和被控侵权的社会公众而言，在受到潜在和现实的专利威胁时，可以具体研究专利权人所主张的在先专利的保护范围，在以下几个方面进行预警或者抗辩。

　　1.某些在先专利权的保护范围并没有表面上显示的那样大

　　原则上专利权的保护范围以权利要求的内容为准，但对于功能性特征，则属于原则之中的例外，因此，对于在后进行生产、研发、技术创新的企业而言，对于在先专利权的保护范围应当进行深入的研究，以明白“雷区”和“安全区”的区别，对于功能性特征，无需被表面上的字面保护范围所吓倒，可以结合说明书具体实施方式，综合判断该专利权的实际保护范围。

　　2.在专利侵权纠纷中提出保护范围抗辩

　　专利权人如果在专利侵权诉讼中，对于功能性特征主张宽泛的字面保护范围，被控侵权人则可以就此提出抗辩，提出自己对专利权保护范围的理解，如果此时被控侵权技术方案并不落入专利说明书具体实施方式及其等同的实施方式所确定的保护范围，则可以使自己免除侵权责任。

　　3.可以积极申请后续专利

　　如果后续创新者研发出与在先专利说明书具体实施方式存在显著差异的新技术、新手段，并且满足专利法上所规定的新颖性、创造性、实用性等授权条件，则后续创新者完全可以自行申请专利。一旦国家知识产权局、法院等机构认定后续专利与在先专利相比具备新颖性、创造性等，则后续创新技术方案与在先专利自然不属于相同或者等同的技术方案，并不落入在先专利的保护范围，由此也一劳永逸地消除了侵权的风险。

　　（北京市第一中级人民法院  知识产权庭  供稿）

　　[1] 2006年、2010年版《审查指南》第二部分第二章第3.2.1节。